논문, 학회 발표, 전시회, 크라우드펀딩 등으로 이미 공개한 발명이라도 국내에서는 공지예외 주장 제도를 활용하면 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 공개일부터 정해진 기간 안에 출원하고 공개 사실을 증명해야 하며, 해외 출원까지 생각한다면 국가마다 기준이 크게 달라 공개 전에 출원하는 것이 가장 안전합니다. 국내 기한은 공개일부터 12개월이며, 증명서류는 원칙적으로 출원일부터 30일 이내에 제출합니다.
이미 공개한 발명은 왜 특허를 받기 어렵습니까?
특허를 받으려면 발명이 출원 시점에 새로운 것이어야 합니다. 지식재산처(옛 특허청)는 특허 요건으로 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성을 들고 있으며, 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있게 된 발명은 신규성이 없는 것으로 봅니다. 여기서 중요한 점은 공개한 사람이 발명자 본인이라도 예외가 아니라는 것입니다.
실무에서 자주 문제가 되는 공개 형태는 다음과 같습니다.
- 학술지 논문, 학위논문, 학회 발표 자료와 포스터
- 전시회·박람회 출품, 시제품 시연, 투자설명회 발표
- 크라우드펀딩 페이지, 제품 홍보 영상, 개인 블로그와 소셜미디어 게시물
- 비밀유지 약정 없이 이루어진 시제품 판매나 납품
이처럼 공개 경로가 다양해지면서 발명자가 공개 사실을 인식하지 못한 채 출원 시기를 놓치는 경우가 적지 않습니다. 그래서 공개 이후의 구제 수단인 공지예외 주장 제도를 정확히 이해해 두는 것이 중요합니다.
공지예외 주장은 언제, 어떻게 해야 합니까?
지식재산처가 안내하는 공지예외 주장 제도에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 자신의 발명을 공개한 경우 그 공개일부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 공개로 인해 신규성이나 진보성이 부정되지 않도록 취급받을 수 있습니다. 여기서 기준은 출원일이므로, 공개일로부터 12개월이 지나기 전에 출원서가 접수되어야 합니다.
절차는 일반적으로 다음 순서로 진행합니다.
- 공개 이력 정리: 언제, 어디서, 어떤 내용이 공개되었는지 날짜순으로 목록을 만듭니다. 공개가 여러 번이면 가장 이른 공개일을 기준으로 기한을 계산합니다.
- 출원서에 취지 기재: 출원할 때 출원서에 공지예외 적용을 받으려는 취지를 적습니다.
- 증명서류 제출: 공개 사실을 입증하는 서류를 원칙적으로 출원일부터 30일 이내에 제출합니다.
- 보완 여부 검토: 출원 시 취지 기재를 빠뜨렸더라도 법에서 정한 기간 안에 수수료를 내고 보완할 수 있는 제도가 있으므로, 누락을 발견하면 즉시 대리인과 보완 가능성을 확인합니다.
증명서류는 공개 형태에 따라 준비할 내용이 다릅니다. 아래 표는 일반적으로 참고할 수 있는 예시이며, 제출한 자료가 증명서류로 인정되는지는 심사에서 판단합니다.
| 공개 형태 | 공개일 확인 기준 | 준비할 증명 자료 예시 |
|---|---|---|
| 학술지 논문 | 온라인 선공개일과 인쇄본 발행일 중 빠른 날 | 논문 사본, 게재일이 표시된 화면 또는 발행 정보 |
| 학회·세미나 발표 | 발표일 또는 초록집 배포일 중 빠른 날 | 발표 자료, 초록집, 행사 일정 안내문 |
| 전시회·박람회 | 전시 개시일 | 참가 확인서, 부스 사진, 배포 자료 |
| 온라인 게시물·영상 | 최초 게시일 | 게시 화면 출력물, 게시일이 드러나는 기록 |
| 제품 판매·납품 | 최초 판매일 또는 인도일 | 계약서, 거래명세서, 판매 기록 |
논문은 인쇄본보다 온라인 선공개가 먼저 이루어지는 경우가 많아 기한 계산에서 실수가 잦습니다. 공개일이 불분명하면 가장 이른 날짜를 기준으로 계산합니다.
해외 출원을 계획하고 있다면 무엇이 달라집니까?
공지예외는 국가마다 인정 범위와 기간이 다르기 때문에, 국내에서 구제받을 수 있다고 해서 해외에서도 같은 결과가 나오는 것은 아닙니다. 해외 진출 가능성이 있는 기술이라면 이 차이가 가장 큰 위험 요인이 됩니다.
미국 특허상표청은 발명자 본인 또는 발명자로부터 정보를 얻은 사람이 한 공개에 대해 유효 출원일 전 1년 이내의 공개는 선행기술에서 제외하는 유예기간 제도를 운영하고 있습니다. 반면 유럽 등 일부 국가는 유예기간을 매우 제한적으로만 인정합니다. 따라서 논문이나 전시회로 먼저 공개한 발명은 이러한 국가에서 특허를 받기 어려울 수 있습니다.
| 구분 | 예외 인정 범위 | 실무상 유의점 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 권리자의 공개 후 12개월 이내 출원 | 출원서 취지 기재와 증명서류 제출 필요 |
| 미국 | 발명자 측 공개 후 1년 이내 출원 | 공개 내용과 청구 발명의 동일성 판단에 주의 |
| 유럽 | 매우 제한적인 사유에 한해 인정 | 사전 공개가 구제되지 않을 수 있음 |
여러 나라에 출원하려면 세계지적재산권기구가 운영하는 특허협력조약(PCT) 국제출원을 활용할 수 있습니다. 국제출원 후에는 일반적으로 우선일부터 30개월 안에 각 지정국의 국내단계에 진입해야 하며, 공지예외 인정 여부는 결국 진입하는 각국의 법에 따라 판단됩니다. 또한 국내 출원을 기초로 해외에서 우선권을 주장하려면 최초 출원일부터 정해진 기간 안에 해외 출원을 마쳐야 합니다.
공지예외만 믿고 출원을 미루면 어떤 위험이 있습니까?
공지예외는 자신의 공개를 선행기술에서 제외해 줄 뿐, 출원일을 공개일로 앞당겨 주는 제도가 아닙니다. 이 차이에서 다음과 같은 위험이 생깁니다.
- 제3자의 선출원 위험: 공개를 본 경쟁사가 개량 발명을 먼저 출원하면 그 출원이 본인 출원의 등록을 방해하거나 권리 범위를 좁힐 수 있습니다.
- 제3자의 독자 공개 위험: 국내에서는 다른 사람이 같은 기술을 독자적으로 공개하면 그 공개는 공지예외 대상이 아니므로 신규성 판단의 근거가 됩니다. 이러한 공개의 취급은 나라마다 다릅니다.
- 공개 내용과 출원 내용의 불일치: 공개 이후 개량한 부분은 공개 자체로 보호되지 않으며, 개량 내용이 공개 내용에서 쉽게 도출된다고 판단되면 진보성 문제가 생길 수 있습니다.
- 해외 권리 상실: 앞서 본 것처럼 일부 국가에서는 사전 공개만으로 권리를 받기 어려워집니다.
따라서 공지예외 제도는 실수를 수습하는 안전장치로 보고, 원칙적으로는 공개 전에 출원을 마치는 순서를 지킵니다.
발명을 공개하기 전에 무엇을 점검해야 합니까?
연구 성과 발표나 제품 홍보 일정이 정해져 있다면 다음 항목을 공개 예정일 기준으로 역산해 점검합니다.
- 공개 예정 자료에 기술의 핵심 구성, 작동 원리, 실험 데이터가 포함되는지 확인합니다.
- 핵심 내용이 포함된다면 공개 전에 출원하거나, 일정이 촉박할 경우 우선 출원을 해 두고 이후 보완하는 방안을 검토합니다.
- 투자자, 협력사, 제조사와 기술 내용을 공유할 때는 비밀유지 약정을 먼저 체결해 공개로 취급될 여지를 줄입니다.
- 불가피하게 먼저 공개했다면 공개 일자와 자료를 즉시 보관하고 12개월 기한을 내부 일정표에 기록합니다.
- 해외 시장 진출 가능성을 공개 전에 판단하고, 유럽 등 엄격한 국가가 대상이라면 공개 전 출원을 우선 검토합니다.
대학과 연구기관은 논문 투고 일정이 연구 평가와 연결되어 있어 출원보다 발표가 앞서는 경우가 많습니다. 투고 단계에서 소속 기관의 기술이전 부서와 출원 일정을 조율하면 논문 실적과 권리 확보를 함께 지킬 수 있습니다.
자주 묻는 질문
비밀유지 약정을 맺고 투자자에게 보여준 자료도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무가 있는 특정인에게만 제공한 경우에는 일반적으로 불특정 다수가 알 수 있는 상태로 보지 않아 공개로 취급될 가능성이 낮습니다. 다만 약정 범위가 불명확하거나 자료가 외부로 유출되면 판단이 달라질 수 있으므로, 약정서와 제공 기록을 함께 보관해 두면 판단에 도움이 됩니다.
여러 번 나누어 공개했다면 기한은 어떻게 계산합니까?
기한은 가장 이른 공개일을 기준으로 계산합니다. 각 공개마다 공지예외 적용 대상이 되도록 출원 시 모든 공개 이력을 정리해 증명서류를 준비해야 하며, 누락된 공개는 선행기술로 인용될 수 있습니다.
출원서에 공지예외 주장을 적지 못했다면 구제받을 수 없습니까?
출원 시 취지 기재를 빠뜨렸더라도 특허법 제30조 제3항에서 정한 기간(보정할 수 있는 기간 등) 안에 보완수수료를 내면 취지 기재나 증명서류를 보완할 수 있습니다. 기간이 지나면 보완할 수 없으므로, 누락을 발견한 즉시 대리인을 통해 남은 기간을 확인하는 것이 필요합니다.